יש לך שיטה עסקית מקורית? בארה"ב תוכל לרשום אותה כפטנט

בית המשפט העליון האמריקני פירסם לאחרונה את החלטתו בעניין בילסקי נ' קאפוס. בית המשפט אישר את פסק הדין של בית המשפט הפדראלי לערעורים, לפיו השיטה העסקית שהמציא בילסקי לגידור סיכוני צריכה אינה כשירה להירשם כפטנט, אולם דחה את היותו של "מבחן המכונה או הטרנספורמציה" המבחן הבלעדי לכשירות לרישום כפטנט, ואף קבע מפורשות שחוק הפטנטים אינו מוציא מכלל אפשרות כי שיטות עסקיות יכולות להירשם כפטנט. תחת זאת, הסתמך בית המשפט על תקדים קודם שלו על מנת לדחות את הפטנט של בילסקי, בטענה כי הנו "רעיון מופשט שבגינו לא ניתן לרשום פטנט". הידיעה מבוססת על מאמרם של עורכי הדין, מרק פרניק, אלכס האדג'יס וגל עשת מפירמת עורכי הדין הבינלאומית מוריסון פורסטר.

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות בעולם, קשה עד בלתי אפשרי לרשום פטנט על שיטה עסקית ללא מרכיב טכנולוגי. בארצות הברית, לעומת זאת, הדבר הינו אפשרי ומקובל, אם כי המבחנים לכשירותה של שיטה לעשיית עסקים להגנה של פטנט אינם קלים ליישום, וגם לאחר פסק הדין החדש של בית המשפט העליון נותר ערפל רב סביב הסוגיה. עם זאת, נראה כי החלטת בית המשפט העליון בנושא בילסקי מחייבת גישה גמישה יותר ועשויה להיטיב עם אלה המבקשים - או המנסים לאכוף - פטנטים על שיטות עסקיות ואף פטנטים על שיטות במגוון רחב של טכנולוגיות.

רקע משפטי

בשנים האחרונות הוגשו בקשות לרישום פטנטים על מגוון רחב של תחומים, שבעבר נחשבו מחוץ לתחום של חוקי הפטנטים, ביניהם אסטרטגיות מס, תוכניות לתגמול מנהלים ויישוב סכסוכים. השאלה האם שיטות או תהליכים בתחומים הללו ואחרים זכאים להגנה של פטנטים - בפרט כשאינם קשורים למכונה פיזית - הפכה להיות סוגיה בוערת בארצות הברית. עד ההחלטה בעניין בילסקי, לא חיווה בית המשפט העליון את דעתו באופן ישיר בסוגיה של כשירות לרישום כפטנט מזה כמעט כשלושים שנה.

השאלה הינה שאלה של פרשנות החוק. לפי סעיף 101 לחוק הפטנטים: "כל תהליך, מכונה, תוצר או הרכב חומרים חדש ושימושי", עשוי להיות מושא לרישום כפטנט. בסדרה של פסקי דין שהוכרעו לפני עשרות שנים, הסביר בית המשפט העליון שרעיונות מופשטים, חוקי טבע ותופעות טבע הינם מחוץ לתחום ההגנה של חוק הפטנטים.

לדוגמא, בעניין גוטשאלק נ' בנסון משנת 1972 דחה בית המשפט העליון תביעה לרישום פטנט על שיטה בגין אלגוריתם, בנמקו "שלנוסחה המתמטית הנדונה אין כל יישום פרקטי בולט, למעט בקשר עם מחשב דיגיטלי, כשמשמעות הדבר היא שאם יאושר פסק הדין של הערכאות הנמוכות, הפטנט יחול למעשה על האלגוריתם עצמו".
מנגד, בעניין דיאמונד נ' דיהר משנת 1981 קבע בית המשפט העליון שהשיטה לעיבוד גומי סינטטי עבור מוצרי גומי המיוצרים בתבניות, תוך שימוש בנוסחה מתמטית מוכרת היטב, לא הייתה רק ניסיון לרישום פטנט על נוסחה מתמטית, ולפיכך הייתה כשירה להירשם כפטנט.

החלטה הנוכחית בעניין בילסקי מייצגת את חזרתו של בית המשפט העליון לשאלה כיצד לפרש וליישם את סעיף 101, אולם הפעם, בהקשר שאליו לא התייחס בית המשפט העליון קודם לכן: שיטות עסקיות.

החלטתו של בית המשפט העליון

בית המשפט ציין "שאין לקרוא את החלטתו כמאשרת פרשנויות של סעיף 101 שבהן השתמש בית המשפט הפדראלי לערעורים בעבר", תוך ציטוט ההחלטה בעניין State Street. מן הצד האחר, בית המשפט קבע "שאנו בשום אופן איננו חוסמים פיתוח, על ידי בית המשפט הפדראלי, של קריטריונים מגבילים אחרים המקדמים את מטרותיו של חוק הפטנטים ואינם בלתי מתאימים ללשונו".

למרות ששופטי בית המשפט העליון הסכימו פה אחד שההמצאה של המבקשים אינו כשירה להירשם כפטנט, נראה שארבעה שופטים היו בדעה גורפת שאף שיטה עסקית אינה כשירה להירשם כפטנט. בחוות דעת ארוכה, במסגרת פסק הדין, המסכימה עם תוצאתו, נימק השופט הפורש סטיבנס "שהאינדיקציות הלשוניות, ההיסטוריות והפונקציונליות", כולן מובילים למסקנה שהמצאתם של המבקשים אינה 'תהליך' כמשמעו בסעיף 101, מכיוון ששיטות לעשיית עסקים אינן, לכשעצמן, מכוסות על ידי החוק".

השלכות ההחלטה

החלטתו של בית המשפט העליון בעניין בילסקי מחזירה לידיהם של מבקשי פטנטים ובעליהם תחמושת נגד ערעורים על היעדר תוקף לפי סעיף 101. זה עשוי לבוא לידי ביטוי במיוחד בתהליך רישום פטנטים ובליטיגציה לגבי תקפותם של פטנטים הנוגעים לטכנולוגיות חדשות המבוססות על תוכנה, מסחר מקוון, טכנולוגית מידע ודיאגנוסטיקה רפואית. בדחיית מבחן המכונה או טרנספורמציה של בית המשפט הפדראלי "כקריטריון הבלעדי" לכשירות לרישום כפטנט, הדגיש בית המשפט את הצורך בגישה דינמית יותר, שתהיה מסוגלת להתאים את עצמה "להמצאות, שלא ניתן היה לצפותן בעבר", של "עידן המידע".

בקשות פטנטים

בעוד שנותר לראות כיצד בדיוק ייושם עניין בילסקי במשרד הפטנטים, ההחלטה ככל הנראה תיטיב עם המבקשים לרשום פטנטים, מכיוון שאינה מוציאה באופן גורף רישום פטנטים על שיטות עסקיות. בנוסף, המבקשים כבר לא יהיו מוגבלים לצורך להראות שתביעותיהם בגין שיטות קשורות למכונה מסוימת, או גורמות לטרנספורמציה של דבר מסוים. בכך שהשאיר פתוחים להתפתחויות עתידיות את הסטנדרטים אשר לפיהם המצאה עשויה להיחשב "תהליך" הכשיר להירשם כפטנט, הקשה בית המשפט על משרד הפטנטים להסתמך על כללים ברורים לדחיית תביעות בגין עילות הנובעות מסעיף 101.

חוות דעתו של השופט קנדי אף מתייחסת לדרישות האחרות של חוק הפטנטים, כלומר, שעל המצאה להיות "חדשה", "לא מובנת מאליה" וכן "מתוארת באופן מדויק ומלא" על פי סעיפים 102, 103 ו-112. ניתן לפרש את ההתייחסויות הללו של בית המשפט כהנחיה למשרד הפטנטים שלא להסתמך יתר על המידה על דחיות מכוח סעיף 101.

אולם, מגישים של בקשות לפטנט ירצו להבטיח שתביעותיהם אינן כה מופשטות עד שיפרו את איסורו ארוך השנים של בית המשפט נגד רישום פטנט על רעיון מופשט, חוק טבע או נוסחה מתמטית. יתרה מזאת, מכיוון שמבחן המכונה או טרנספורמציה עודו "אינדיקציה שימושית וחשובה" לצורך הכשירות לרישום כפטנט, יתכן שלמבקשים יהיה עדיין כדאי לנסח תביעות תוך התחשבות במבחן, בפרט אם הדבר אינו משפיע על האסטרטגיה הכוללת שלהם בניסוח התביעה.